Как использовать произведения дизайна в качестве товарного знака без рисков
Многие участники оборота полагают, что достаточно зарегистрировать товарный знак для защиты своих интересов в случае спора. Однако они не учитывают, что часто в качестве самого товарного знака либо его составной части используются различные произведения (чаще всего они квалифицируются как произведения дизайна), которые могут защищаться авторским правом, и авторы таких произведений могут предъявить к обладателю товарного знака свои претензии, если отношения с ними не будут оформлены правильно.
Произведения, использующиеся в товарных знаках, обычно создаются либо работниками самого правообладателя товарного знака (служебное произведение, ст. 1295 ГК РФ), либо специально привлеченными для этого лицами (ст. 1288 ГК РФ, ст. 1296 ГК РФ). На практике часто происходит так, что лицо, которое регистрирует товарный знак, заказывает его разработку или работникам, или третьим лицам, но не всегда заботится о правильном оформлении передачи прав на созданные произведения, полагая, что достаточно устной договоренности с автором, либо того, что автор является работником компании. Однако это не так, и передача исключительного права на товарный знак требует специального оформления.
Конечно, в случае спора с автором можно постараться доказать, что использованное в товарном знаке изображение не является защищаемым авторским правом произведением, так как не обладает признаками новизны, не потребовало творческого труда при создании и т.п., однако этот процесс трудозатратен и у него непредсказуемый результат.
По общему правилу, произведения, созданные творческим трудом независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа выражения защищаются как объекты авторского права и могут использоваться только с согласия их автора. Такая позиция изложена в разъяснениях, данных в совместном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которым при анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом, а само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.
Таким образом, если отношения с автором произведения, использованного в товарном знаке, не будут оформлены правильно, автор на основании ст. 1252 ГК РФ может потребовать пресечения использования произведения, возмещения убытков, изъятия материальных носителей с нанесенным на них товарным знаком, а также выплаты компенсации за нарушение своего права. То есть последствия не оформления либо неправильного оформления прав на используемые в товарном знаке произведения могут быть весьма плачевными.
Более того, не оформление либо неправильное оформление прав на произведения, использованные в товарном знаке, может привести к использованию против компании ее конкурентами с целью вообще запретить ей использование такого товарного знака, что может привести к большим убыткам либо потере бизнеса.
Кроме защиты от указанных рисков правильное оформление исключительных прав на произведения, использованные в товарном знаке, в качестве дополнительного бонуса повышает стоимость на рынке как самого товарного знака, так и всего бизнеса. правильное оформление документов, подтверждающих исключительные права на товарный знак обычно проверяется перед покупкой, и может быть использовано контрагентом для снижения стоимости бизнеса, если какие-либо документы оформлены неверно.
Итак, вы решили правильно оформить права на используемые в товарных знаках произведения, заключив договоры с авторами. Однако, не достаточно просто заключить трудовой договор с работником, или договор авторского заказа и иным лицом либо подрядчиком, например, чтобы получить права на использование произведения в товарном знаке. В каждом случае потребуется оформление и иных, кроме договора, документов.
В ситуации, когда изображения для товарного знака создаются работниками компании, необходимо, чтобы:
- трудовые отношения с работником были оформлены в соответствии с трудовым законодательством;
- в должностные обязанности работника должна входить обязанность по выполнению поручений работодателя о создании произведений собственным творческим трудом;
- работнику должно быть в письменной форме дано конкретное служебное задание о создании такого изображения;
- после выполнения работником данного задания результат труда работника должен быть передан работодателю по акту-приема-передачи РИД (результата интеллектуальной деятельности) вместе с материальным носителем РИД;
- работодатель в течение трех лет с даты получения РИД начал использование произведения, либо передал его третьему лицу или сообщил автору о необходимости сохранении произведения в тайне;
- с работником должно быть заключено отдельное соглашение о выплате авторского вознаграждения, и такое вознаграждение должно быть выплачено работнику (оно не входит в зарплату работника). Размер вознаграждения определяется по соглашению работника и работодателя, а если они не договорятся — судом;
- в соглашении с работником должно быть указано, что работодатель имеет право использовать произведение без указания имени автора, если планируется использовать его без указания имени (что характерно для товарных знаков).
Если произведение, использованное в товарном знаке, было создано по гражданско-правовому договору, кроме заключения соответствующего договора, так же необходимо:
- в договоре должно быть указано на переход исключительных прав на созданное произведение к заказчику, а также на возможность его использования без указания имени автора;
- иметь подписанный акт-приема передачи РИД, включая передачу его на материальном носителе;
- произвести оплату по договору.
Оригинал материала
