Ключевые различия защиты интеллектуальной собственности в Америке, Европе и России

Какие ключевые различия существуют в правовых системах Америки, Европы и России относительно защиты интеллектуальной собственности?

— Интеллектуальная собственность (ИС) бывает разной, поэтому имеет смысл говорить о различиях в подходах по видам ИС.

Товарный знак — это обозначение, используемое для идентификации товаров или услуг и для проведения различия между ними и товарами других лиц.

В США в отношении товарных знаков действует система «фактического использования» (use-based/first to use system). В американском праве охрана товарного знака тесно связана с его реальным использованием в торговле, а именно: тот, кто первым использовал товарный знак имеет на него право собственности вне зависимости от того, кто зарегистрировал его первым. В США нельзя зарегистрировать товарный знак, если ранее он еще не использовался в торговле, т.е. «заранее» или «на будущее».

В ЕС и России защита товарных знаков работает по принципу «первого по времени подачи» (registration based/first-to-file system), то есть, регистрационная модель, при которой исключительное право на товарный знак возникает только после его государственной регистрации, а отложить начало его использования можно до момента регистрации.

Важно иметь ввиду, что в США и ЕС срок на защиту неиспользуемого товарного знака — 5 лет со дня последнего использования, а в России — 3 года, поэтому сейчас закономерно растет количество судебных процессов об оспаривании права на товарный знак правообладателей, ушедших из России в 2022 году. В связи с неиспользованием товарного знака и уходом с рынка, то есть — . отсутствием фактического обращения товаров официальными владельцами, уже появились положительные кейсы об оспаривании права на товарный знак, и их количество будет расти дальше.

Патенты

В регулировании патентов в выбранных странах есть много похожего или одинакового регулирования, например, критерии патентоспособности: изобретение должно быть новым, иметь изобретательский уровень и применимость (utility). Однако, схожести видны только на первый взгляд, дальше начинаются различия.

Во-первых, важно обратить внимание на новизну. Если изобретатель публично раскрывает своё изобретение, то у него есть 12 месяцев на подачу патентной заявки без потери критерия «новизны» в США. В России и ЕС этот срок составляет 6 месяцев.

Кроме того, в США отличается само понятие новизны — изобретение должно быть оригинальным, то есть не должно быть описано в ранее опубликованных в стране источниках или использовано в США до даты подачи заявки, в то время как Европейская патентная конвенция требует абсолютной новизны. Иными словами — изобретение не должно состоять ни в каких реестрах отрасли в принципе, а значит не быть доступным до даты подачи заявки никому и нигде.

Во-вторых, страны по-разному понимают «применимость». В России и ЕС изобретение должно быть пригодно для промышленного производства или практического использования в области техники. Подход США в этой плоскости отличается кардинально, ведь для страны главное, чтобы изобретение можно было использовать в принципе, чтобы оно было практически применимым и давало определенный результат. Как и в какой сфере жизни общества — не важно, поэтому запатентовать можно даже способ ведения бизнеса или программное обеспечение, в то время как в России и ЕС программы для ЭВМ даже исключены из списка изобретений, подлежащих патентованию.

Однако, даже между такими отличными юрисдикциями есть схожести. Например, во всех 3 регионах авторское право защищается в течение жизни автора и 70-ти лет после его смерти.

Каковы особенности регистрации патентов, товарных знаков и авторских прав в каждой из указанных стран?

— В отношении товарных знаков в США основное требование — «use in commerce», то есть реальное использование знака в торговле. При этом, рекомендуется регистрировать товарные знаки в U.S. Patent and Trademerk Office, так как это дает ряд важных и нужных преимуществ бизнесу. Регистрация в USPTO обеспечивает дополнительные бонусы: вводит презумпцию права собственности, что спасает от долгих и сложных судебных споров с недобросовестными конкурентами, дает возможность обращения в федеральный суд, блокировать импорт контрафактных товаров и т.д.

В ЕС зарегистрировать товарный знак можно через EUIPO (Европейское ведомство по интеллектуальной собственности), что предоставляет защиту сразу на всей территории ЕС или в профильном ведомстве одной из стран ЕС, что не предоставляет автоматической защиты на территории всех стран содружества, но защищает право на товарный знак в выбранном государстве.

В России исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, зарегистрировавшему его в федеральном органе (Роспатенте). Подать заявку может любой, а его право будет защищено на территории всей страны.

Продлевать право собственности на товарный знак нужно не реже, чем раз в 10 лет. Все — Россия, США и страны ЕС — подчиняются этому правилу согласно Мадридскому протоколу.

Процесс регистрации патентов в США, Европе и России формально имеет схожие этапы — подача заявки, экспертиза, публикация и выдача патента, — но юридически и процедурно эти системы отличаются по принципу приоритета, требованиям к заявке, порядку экспертизы и механизму международного признания.

Этапы регистрации выглядят так:

1. Подача заявки

В США есть уникальная опция — предварительная заявка (provisional application), которая может быть подана без соблюдения всей полноты требований к содержанию или формуле изобретения и дает приоритет такому заявителю на 12 месяцев для формирования и подачи полной заявки. Этого этапа нет в ЕС и РФ. Он был введен в США для предоставления равенства американским соискателям с их общемировыми коллегами, которые получили возможность патентовать изобретения «на скорость», чтобы успеть первыми. В США и РФ заявка подается в USPTO и Роспатент соответственно, а в ЕС — в EPO или через местное ведомство отдельной страны союза.

1. Экспертиза на соответствие критериям патентоспособности уполномоченным органом
2. Публикация заявки (через 18 месяцев с даты получения приоритета — подачи (полной) заявки)
3. Выдача патента — если заявка удовлетворяет требованиям, то выдается патент на 20 лет с даты подачи. По общему правилу патент нельзя продлить.

Важным различием является то, что в США запатентовать что-либо может только изобретатель, поэтому важно не только быть первым заявителем, а первым изобретателем-заявителем. В ЕС и России достаточно просто быть первым.

Насколько эффективны механизмы защиты интеллектуальной собственности в России по сравнению с Америкой и Европой?

— Исторически в России были сложности с защитой своей ИС, однако, сейчас в стране эффективность рассмотрения споров находится на высоком уровне. С 2013 года действует специализированный Суд по интеллектуальным правам (СИП), который занимается исключительно спорами, связанными с ИС, обладает отраслевой экспертизой и формирует устойчивую практику. Несмотря на то, что в РФ судебные решения не являются прецедентом, решения СИП позволяют оценить степень текущей защиты ИС.

Однако, в СИП, в связи с общероссийской проблемой загруженности судов, сохраняются более долгие, чем в ЕС, сроки рассмотрения споров, где возможен ускоренный порядок рассмотрения споров. При этом, стоимость ведения судебных дел с России несравнимо ниже стоимости рассмотрения спора в США или ведущих странах ЕС.

Существуют ли особые трудности для российских компаний при защите своей интеллектуальной собственности за рубежом?

— Основные проблемы чаще всего связаны с нерегистрацией своей ИС в зарубежных странах, что приводит к возможности существования на рынках аналогов или копий такой ИС. В связи с тем, что защита и регистрация ИС это «внутренняя» история, бороться с копиями или аналогами очень и очень сложно. Сюда добавляется вполне понятный протекционизм стран ЕС и США, что еще больше затрудняет ситуацию.

В текущей политической ситуации сложности также связаны с санкциями — невозможностью своевременно привлечь адвокатов и трудностями с оплатой пошлины за поддержание своего права, что может привести к потере правовой защиты ИС и его быстрому захвату третьими лицами, получить его у которых даже с помощью средств судебной защиты будет невозможно.

Важно отметить, что ЕС ввел санкции в отношении ИС в рамках 14-го пакета санкций, запретив российским заявителям подавать заявки на регистрацию новых объектов ИС в ведомствах ЕС. Хотя существующие права на ИС сохраняются, их защита ограничена запретом на получение юридических услуг и судебное представительство, а также сложностью поиска платежных агентов, готовых своевременно сделать нужные оплаты.

Одним из выходов из такой ситуации может быть получение ВНЖ или гражданства/открытие компании в ЕС для контроля за своей ИС и ее использованием, что также существенно затруднено, однако остается возможным для большинства заявителей.

Какие меры принимают российские предприятия для предотвращения нарушений интеллектуальных прав в зарубежных странах?

— Предприятия нанимают адвокатов и посредников, которые смогут контролировать защищенность права на территории зарубежных стран. В текущих условиях особенно востребованными становятся платежные агенты, которые могут произвести оплаты пошлин для обеспечения сохранности права на ИС.

Что необходимо учитывать российским компаниям при выходе на американский рынок с точки зрения защиты интеллектуальной собственности?

— Необходимо учитывать, что в Америке защищаются уже существующие права на ИС, даже если они не зарегистрированы. Критично важно провести доскональный анализ рынка прежде, чем на него заходить. Возможны ситуации, когда заход на рынок с уже существующим в России инструментом может быть заблокирован или значительно усложнен действующим, но не зарегистрированным бизнесом в США, так как он физически появился на рынке США раньше.

Конечно, случаи бывают разные, и иногда можно одержать победу в суде и все-таки обойти такие преграды, однако, стоимость судебных разбирательств и адвокатов в США очень высокая, поэтому лучше предотвратить спор, нежели попытаться выиграть в нем тогда, когда это позволяет ситуация.

Еще одним важным аспектом является то, что регистрацию прав на основные виды ИС осуществляет федеральный орган, а ИС регулируется федеральным правом, поэтому не получится зайти на рынок Калифорнии и запатентовать изобретение, которое сейчас уже есть в Нью-Йорке. Рынок ИС в США един и неделим, защитить свое право в рамках одного штата не получится.

Возможны ли пути гармонизации международного права в сфере интеллектуальной собственности, и какие шаги предпринимаются в этом направлении?

— Сейчас действует Бернская конвенция, по которой каждая страна-участник конвенции предоставляет гражданам других стран-участниц те же авторские права, что и своим собственным гражданам. Также в силе Мадридское соглашение и Протокол, которые упрощают порядок регистрации и охраны товарных знаков в международном поле, Договор о патентной кооперации, упрощающий международную охрану патентов, а также множество иных международных конвенций и соглашений делающих возможным одновременную и унифицированную защиту основных видов интеллектуальной собственности в большинстве стран мира.

Существует ли риск двойного патентования или параллельного производства одной и той же продукции одновременно в России, Европе и Америке?

— Возможны обе эти ситуации. Дело в том, что заявка на международное патентование подается после подачи на внутреннее патентование отдельно. Ни одно ведомство не отправляет данные о патентах или товарных знаках автоматически без подачи соответствующей заявки, которая, в свою очередь привязана к внутренней регистрации. Об этом редко задумываются и иногда забывают зарегистрировать свои права в целевых странах или регионах присутствия. В. результате чего может возникнуть ситуация, когда человек или компания не могут выйти на рынок определенной страны, так как там уже есть аналог или копия этого изобретения.