Кто такие патентные тролли и стоит ли их бояться?
Чтобы лучше разобраться, что представляет собой патентный тролль и чем он опасен честному предпринимателю, немного этимологии и истории.Тролль обыкновенный скандинавский (от шведского troll — очарование, колдовство) — сверхъестественное существо из скандинавской мифологии. Дата рождения — с появлением первых сказок. Человеку обычно враждебен, проживает под мостом, взиманием платы за проход по которому и промышляет.
Тролль патентный американский — существо уже вполне реальное, но такое же зловредное. Дата рождения — 1993 г., отец прародитель — бывший юрист компании Intel Питер Деткин, который окрестил патентным троллем компанию TechSearch и её адвоката Раймонда Ниро, преследовавших Intel из-за нарушения патента. Его определение их кaк «лиц, пытaющихcя зapaбoтaть мнoгo дeнeг нa пaтeнтaх, кoтopыe oни нe пpaктикyют и нe coбиpaютcя пpaктикoвaть», походило на поведение тролля обыкновенного, бессовестно взимающего мзду за не принадлежащий ему мост, а потому термин моментально прижился, и с 1993 г. патентными троллями стали называть всех лиц, занимающихся агрессивными патентными преследованиями.
Как действуют патентные тролли
Суть их деятельности заключается в следующем: получив всеми правдами и неправдами, о которых речь пойдет ниже, документ о патентной охране, патентный тролль предъявляет производителю товаров претензии о нарушении исключительных прав на патент, в которых требует либо заплатить за его использование, либо выкупить его за внушительную денежную сумму. В итоге оригинальному производителю остается либо соглашаться на предложенные условия, либо пытаться дать троллю отпор и аннулировать патент.
С учетом того, что в США стоимость любых юридических услуг крайне высока, зачастую производителю выгоднее «откупиться» от тролля, чем вести с ним крупномасштабную и затяжную войну, что и стало причиной широкого распространения патентных троллей, которое, несмотря на старания властей, сохраняется и по настоящее время.
Тролль патентный российский — родственник американского, специализирующийся по большей части на товарных знаках (впрочем, только по той причине, что патентование в РФ гораздо менее интенсивно по сравнению с США). Дата рождения определена приблизительно на конец 90-х/начало 2000 гг. Принцип действия тот же — найти «белые пятна» в правовой охране интеллектуальной собственности третьих лиц, зарегистрировать ее на свое имя, склонить оригинальных производителей к денежным выплатам за якобы незаконное использование патента.
Тактика патентного тролля немного отличается в зависимости от того, будет предметом будущего террора патент или товарный знак, а потому рассмотрим каждый из них по отдельности.
Тролль патентный
Итак, тролль патентный российский, специализирующийся непосредственно на патентах, обычно идет по одному из следующих путей.
Вариант 1: Тролль мониторит рынок на предмет будущего появления новых продуктов крупных компаний, находит и выкупает подходящий «спящий» патент у малых предприятий, дожидается вхождения на рынок РФ крупного производителя с новым продуктом, предъявляет претензию.
Вариант 2: Тролль работает на опережение оригинальных производителей и разработчиков в патентовании их новых технологий, и, воспользовавшись задержкой, получает патент на свое имя. В таких патентных троллей зачастую перерождаются бывшие сотрудники производителя, разрабатывавшиеся такое новое техническое решение и не получившие должной признательности от работодателя.
Вариант 3: Тролль анализирует интеллектуальную собственность предприятий, занимающихся производством так называемых «комплексных инноваций», т.е. продуктов, состоящих из множества элементов, каждый из которых по идее должен быть защищен отдельным патентом, и ищет «пробелы» в таком патентовании. Как следствие, если какой-то из элементов сложного продукта не был вовремя защищен соответствующим патентом, не сомневайтесь, патентный тролль постарается это исправить и вернется с претензией.
Тролль товарных знаков
Тактика вредительства российских патентных троллей по товарным знакам еще более разнообразна, и заключается в следующем.
Вариант 1: По аналогии с патентами, тролль анализирует российский рынок на предмет скорого появления «новинок» из-за рубежа, и заранее регистрирует товарные знаки иностранных производителей на свое имя. В результате желающая выйти с новым продуктом компания сразу же сталкивается с претензиями патентного тролля и известными путями их удовлетворения. Подобная неприятность случилась, например, с известной сетью кофеин «СТАРБАКС», которая, озаботившись открытием сети в РФ, обнаружила зарегистрированный на патентного тролля товарный знак, тождественный ее же собственному обозначению, и потратила немало времени и денег, чтобы его аннулировать.
Вариант 2: Тролль регистрирует на свое имя широко употребимые имеющие низкую оригинальность обозначения (например, МАЛЫШ, СКАЗКА, МИР), причем, как правило, в отношении всех возможных товаров и услуг, после чего терпеливо дожидается:
А) начала их использования ничего не подозревающим производителем, который впоследствии получает претензию за нарушение исключительного права;
Б) попытки третьего лица зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака, которая по причине противопоставления товарного знака тролля заканчивается провалом.
Причем работая по варианту А, тролль, как правило, проявляет недюжинное терпение, и дожидается начала масштабного производства товаров с использованием товарного знака. С учетом того, что согласно ГК РФ компенсация за незаконное использование товарного знака может быть рассчитана, в т.ч., исходя из двукратной стоимости контрафактных товаров, тролль искусственно раздувает объем нарушения, в результате чего размер компенсации становится настолько большим, что идея «откупиться» производителю уже не кажется такой плохой.
Вариант 3: Тролль анализирует наличие правовой охраны интеллектуальной собственности оригинальных производителей. Может показаться удивительным, но зачастую даже крупные игроки бизнеса не уделяют должного внимания регистрации своих коммерческих обозначений в качестве товарных знаков, чем провоцируют патентного тролля на атаку.
Вариант 4: Тролль выкупает у мелких предприятий ранние товарные знаки, после чего находит сходные до степени смешения более поздние товарные знаки крупных компаний, которые оказываются под ударом. Показательным примером является дело в отношении товарного знака сервиса бронирования ОСТРОВОК.РУ, который был аннулирован на основании его сходства до степени смешения с более ранним товарным знаком ОСТРОВ, который один известный патентный тролль из Уфы целенаправленно и за бесценок приобрел специально для атаки. Озвученная троллем стоимость мирного решения спора составила 2.5 млн. рублей. Восстановить правовую охрану товарного знака компании ОСТРОВОК.РУ, которая решила дать троллю отпор, удалось только в Суде по интеллектуальным правам.
Вариант 5: Тролль аннулирует товарные знаки известных компаний по неиспользованию. Примером может стать дело в отношении товарного знака «ЛЕНИНГРАДСКОЕ» компании «БАЛТИКА», которая, временно приостановив производство одноименного сорта пива, чуть не потеряла свой товарный знак и для его сохранения была вынуждена откупиться от тролля за 200 000 руб.
С небольшими вариациями можно придумать варианты 6, 7, 8 и далее по списку, но лучше обратиться к возможным средствам защиты от зловредных атак патентных троллей.
К сожалению, формально они действуют в рамках закона, поэтому привлечь троллей к ответственности довольно сложно, и все действия пострадавших направлены на устранение или минимизацию последствий нападения, а не на преследование тролля.
Защита от патентных троллей
В целях же защиты всем столкнувшимся с атакой патентных троллей можно посоветовать следующее.
Если претензия тролля основана на патенте, рекомендуется:
1. Проверить его действительное нарушение (поскольку зачастую претензии рассылаются массово и, что называется, «пальцем в небо»).
2. В случае, если нарушение все-таки есть, оценить «живучесть» патента, поскольку в большинстве своем троллями запатентованы решения и изделия, не имеющие оригинальности или новизны, что является основанием для аннулирования патента.
Если претензия основана на незаконном использовании товарного знака, рекомендуется:
1. Как и в ситуации с патентом, оценить действительное наличие нарушения.
2. Попробовать прекратить товарный знак тролля вследствие его неиспользования. Данная контрмера часто является действенной, поскольку, как говорилось ранее, патентные тролли обычно только аккумулируют товарные знаки, но не используют их.
3. Проверить наличие других оснований для аннулирования регистрации товарного знака тролля.
Плюс аннулирования патента или товарного знака заключается в том, что их правовая охрана признается недействительной ретроспективно, т.е. данных объектов как бы никогда не существовало, что сразу снимает всю головную боль потерпевших.
К минусам данного мероприятия можно отнести невозможность возложения расходов на рассмотрение дел об аннулировании на бывшего правообладателя даже в случае его успешного завершения.
В случае же, если аннулирование невозможно, пострадавшим остается только доказывать суду наличие в действиях истца-патентного тролля признаков злоупотребления правом, которые согласно ст. 10 ГК РФ должны стать основанием для отказа в судебной защите.
Вариант для ответчика средней надежности. С одной стороны, всех патентных троллей суды РФ знают в лицо и по понятным причинам не очень уважают. С другой стороны, злоупотребление — вопрос очень субъективный и сложнодоказуемый, и зачастую суд, даже чувствуя неладное, лишен возможности подкрепить свои догадки достаточными доказательствами. Как следствие — решение не в пользу ответчика и торжествующая несправедливость.
Вот и получается, что лучшее средство защиты от патентного тролля — это хорошие отношения со своими партнерами и сотрудниками, которые не будут обижаться и перерождаться в патентную нечисть, строгий учет всей мало-мальски ценной интеллектуальной собственности, а, самое главное — своевременная (читай заблаговременная, когда сначала придумал, зарегистрировал, и только потом вышел на рынок) регистрация патентов и товарных знаков.
И будет такому доброму и предусмотрительному предпринимателю его предпринимательское счастье и свободный проход по всем встречным мостам.
Эксперт — Мария Мещерякова, старший юрист компании PATENTUS, Патентный поверенный РФ № 2135 Специализация: — Представление интересов клиентов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по делам в сфере интеллектуальной собственности — Разработка и экспертиза проектов договоров в сфере интеллектуальной собственности — Претензионная работа — Консультирование по вопросам защиты интеллектуальной собственности
