редакции
О злоупотреблении правом на товарный знак: что делать, если ваш бренд «под прицелом» недобросовестных правообладателей
Меня зовут Юрий Горбачев. За свою многолетнюю практику в защите интеллектуальной собственности я сталкивался с сотнями случаев, когда предприниматели теряли деньги, время и репутацию из-за недобросовестных игроков на рынке товарных знаков. В статье я расскажу:
— как отличить законное требование от злоупотребления правом;
— какие схемы используют «патентные тролли»;
— что делать, если бизнесу угрожают необоснованные претензии.
Почему это касается каждого предпринимателя?
Прямо сейчас в нашей стране идут тысячи судебных и досудебных разбирательств по товарным знакам. Товарный знак перестал быть только средством индивидуализации. Теперь это мощный инструмент для борьбы с конкурентами и заработка, конечно, не всегда честного.
Появилось множество правообладателей, которые регистрируют обозначения не с целью использовать его для своих товаров и услуг, а чтобы «взимать дань» с тех предпринимателей, которые вовремя не позаботились о защите своего бренда.
Не стоит думать, что малый бизнес все это не касается, потому что никто не захочет взыскивать компенсации с небольшого ИП, который «тихо» торгует в небольшом городе. Обычно тролли делают фокус именно на стартапах и малых компаниях, которые не могут позволить себе судиться. Они требуют компенсации, понуждают к заключению договора отчуждения или лицензионного договора и даже заставляют менять названия: Претензия от владельца товарного знака: обязательно ли менять название ООО?
Что такое злоупотребление правом на товарный знак?
Злоупотребление правом на товарный знак — это когда владелец товарного знака использует свои права не в целях защиты законных интересов, а для создания искусственных препятствий для конкурентов или получения неправомерной выгоды.
Все просто. Некоторые регистрируют названия, логотипы не для того, чтобы защитить свой бренд, а чтобы «стричь деньги» с тех, кто работает честно.
«Красные флаги» злоупотребления правом на товарный знак: как распознать угрозу?
Если пришел иск или претензия, следует внимательно изучить документ и разобраться в ситуации. Возможно, вы действительно использовали чужой товарный знак, но это не значит, что правообладатель всегда прав.
Правообладатель может защищать свои права, смотрите видео, чтобы знать как: Нарушение товарного знака: что делать и что можно потребовать?
Разберем «красные флаги», которые должны насторожить и дать возможность отстоять свое обозначение:
- Правообладатель не использует товарный знак для индивидуализации своих товаров и услуг, то есть не использует обозначение по его прямому назначению. При ответе на претензию и в суде можно обратить внимание на то, что знак зарегистрирован только для того, чтобы заработать на компенсациях.
- Тролль владеет десятками товарных знаков в разных категориях без реального использования. Такая массовая регистрация ТЗ — распространенная практика среди троллей, на что тоже стоит обратить внимание.
- Правообладатель требует выплаты «здесь и сейчас», без попыток диалога. Агрессивные претензии без переговоров «тролли» используют, чтобы быстрее достичь главной цели — получить деньги.
- У правообладателя нет реального бизнеса, сайта, продукции, соцсетей, но зато он пачками направляет претензии небольшим ИП, самозанятым и другим представителям «настоящего» бизнеса.
- Прошло 3 года с того момента, когда правообладатель последний раз использовал товарный знак. Если обладатель товарного знака не может продемонстрировать активное использование знака, это может служить основанием для оспаривания его прав.
- Правообладатель использует товарный знак фиктивно. Например, заключил лицензионный договор с аффилированным лицом, чтобы создать видимость использования товарного знака.
- Правообладатель постоянно участвует в судебных разбирательствах и фактически занимается только этим, действуя по одной заранее заготовленной схеме.
- Правообладатель зарегистрировал товарный знак и сразу же подал претензию, хотя вы начали использовать обозначение задолго до момента подачи им заявки в Роспатент.
- Правообладатель уже проигрывал суды с признанием недобросовестности его действий и злоупотреблений. В этом случае нужно внимательно изучить предыдущие дела, чтобы понять, насколько подобная тактика применима к вашей ситуации.
Законные требования обычно основываются на фактическом использовании товарного знака в коммерческой деятельности. Если владелец знака активно использует его для продажи товаров или услуг и может это доказать, то его претензии, скорее всего, будут законными.
Добросовестный владелец, вероятно, будет готов к диалогу и разрешению спора о товарных знаках. Патентные тролли, как правило, действуют агрессивно и не идут на компромиссы.
Понять, добросовестно или нет действует правообладатель на практике непросто. Нужно оценивать все обстоятельства в совокупности и строить линию защиты, опираясь на конкретные факты. Судебные решения по товарным знакам неоднородны.
Как защитить свой бизнес от злоупотреблений?
Представим ситуацию:
Пришла претензия от правообладателя товарного знака, которым вы пользуетесь в коммерческих целях. Что делать?
- Не паникуйте и не платите сразу. Многие предприниматели в шоковом состоянии сразу пытаются удовлетворить требования правообладателя, чтобы не потерять свой бизнес, но это не всегда верная тактика. Сначала потребуйте документы: свидетельство о регистрации ТЗ, доказательства использования знака правообладателем.
Главное — не игнорировать и не пропустить претензию, как было у одного нашего клиента, смотрите видео: Пришла претензия, а я не ходил на почту...
- Проверьте ТЗ. Действителен ли он? Есть ли у правообладателя регистрация в вашей категории товаров/услуг?
- Проведите оценку своих действий. Действительно ли вы нарушили права на чужой товарный знак? Есть ли сходство между двумя обозначениями?
- Проанализируйте ситуацию на предмет наличия нарушений в действиях правообладателя. См. «Как распознать угрозу: формы злоупотребления правом на товарный знак?».
- Изучите практику с участием правообладателя. Посмотрите, сколько судов он выиграл / проиграл, на что обращал внимание суд, сколько разбирательств было инициировано за последние 2-3 года?
- Действуйте исходя из полученной информации. Если в действиях правообладателя нет признаков злоупотребления, верным решением будет договориться о мирном разрешении конфликта и снижении компенсации. Если есть подозрения, что правообладатель действует недобросовестно, выбирать нужно уже другую тактику: оспаривать регистрацию, заявлять о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении в ФАС и т.д.
- Обратитесь к специалисту по интеллектуальной собственности для получения профессиональной помощи. Юрист сможет оценить шансы на мирное урегулирование и победу в суде, а также подготовить необходимые документы и представить вашу позицию в диалоге с оппонентом.
Наша практика:
Ситуация № 1
Магазин детских товаров на ВБ получил претензию от «тролля», который решил сыграть на отсутствии знаний у предпринимателя о товарных знаках. «Тролль» зарегистрировал ТЗ в 19 классе в отношении стройматериалов.
Клиент обратился к нам. Он думал, что действительно нарушил чужие права, но компенсацию хотел снизить, она слишком била ему «по карману». Но когда мы изучили все детали, стало понятно, что о компенсации речь не может идти в принципе.
Мы сформировали ответ, в котором отказали «троллю», так как товары не конкурируют. Товарный знак клиента сразу же подали в Роспатент для регистрации в 12 классе МКТУ.
Ситуация № 2
Стартап в сфере IT получил претензию из-за названия приложения. Когда мы разобрали ситуацию, выяснилось, что «тролль» не использовал товарный знак уже более 3 лет в интересующих нас классах МКТУ.
Мы доказали этот факт и аннулировали товарный знак, а потом снова зарегистрировали уже на нашего клиента в Роспатенте. Тут важно помнить, что если товарный знак не используется 3 года, его можно аннулировать.
Конечно, вопрос о наличии или отсутствии злоупотребления разрешается судом индивидуально с учетом всех обстоятельств дела. Нельзя гарантировать, что при неиспользовании товарного знака истцом в течение 3 лет суд обязательно встанет на сторону ответчика. Именно поэтому важно аргументировано представить суду позицию — в этом и есть сложность разрешения таких споров.
Вывод
Злоупотребление исключительным правом на товарный знак, включая патентный троллинг, — это серьезная угроза для предпринимателей. Нужно знать признаки такого поведения и быть готовым к возможным конфликтам, чтобы защитить бизнес, а также избежать ненужных затрат времени и денег.
Сохраните эту статью, чтобы информация всегда была у вас под рукой.